一旦申請(qǐng)者確定了所需的商標(biāo)保護(hù)類型，那么對(duì)商標(biāo)的選擇就是整個(gè)申請(qǐng)/注冊(cè)過程（application/registration process）的第一步。整個(gè)過程中，申請(qǐng)者需要保持謹(jǐn)慎的態(tài)度，要三思而后行。因?yàn)椴皇敲總€(gè)商標(biāo)都可以通過USPTO注冊(cè)，也不是每個(gè)商標(biāo)都能在在法律上受到保護(hù)。某些商標(biāo)可能無法作為一種法律上的基礎(chǔ)（Legal basis），以被其所有者用來阻止其他類似商標(biāo)使用在相關(guān)商品或服務(wù)之上。剛接觸商標(biāo)和申請(qǐng)/注冊(cè)過程的企業(yè)和個(gè)人經(jīng)常會(huì)為其產(chǎn)品或服務(wù)選擇相應(yīng)商標(biāo)，由于各種原因，這些商標(biāo)可能很難甚至無法注冊(cè)和/或保護(hù)。
在提交商品商標(biāo)/服務(wù)商標(biāo)申請(qǐng)之前，申請(qǐng)者必須考慮
a) 待注冊(cè)的商標(biāo)是否可以注冊(cè)。
b) 基于所選商標(biāo)強(qiáng)度（Strength of the mark selected）的對(duì)注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行保護(hù)的困難程度。值得注意的是，USPTO不會(huì)在申請(qǐng)者就待注冊(cè)商標(biāo)提交申請(qǐng)之前（advise sb in advance of application filing）對(duì)此商標(biāo)是否適宜注冊(cè)給出建議。
1) 與其他商標(biāo)相混淆的可能性
USPTO會(huì)檢查每份申請(qǐng)是否符合聯(lián)邦法律和法規(guī)（Federal law and rules）。拒絕注冊(cè)的最常見原因是申請(qǐng)人的商標(biāo)（mark of the applicant）與已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)（mark already registered）/與其他人擁有的已經(jīng)先提交的待決申請(qǐng)（in a prior-filed pending application owned by another party）之間存在“混淆可能性”（likelihood of confusion）。當(dāng)兩個(gè)不同商標(biāo)相似，并且雙方的商品和/或服務(wù)（Goods and/or services of the parties）相關(guān)，從而使消費(fèi)者錯(cuò)誤地認(rèn)為它們來自同一來源時(shí)，USPTO即會(huì)確定其存在混淆的可能性。除非法院裁定（Holding of Court）該商標(biāo)實(shí)際上是一個(gè)馳名商標(biāo)，否則類似的商標(biāo)或與其相關(guān)聯(lián)的商品/服務(wù)本身相關(guān)性不足以支持其對(duì)混淆的可能性之發(fā)現(xiàn)（finding of a likelihood of confusion）。也就是說，通常兩個(gè)相同的商標(biāo)可以共存（coexist），只要關(guān)聯(lián)的商品和服務(wù)不相關(guān)。
每個(gè)申請(qǐng)都是根據(jù)自身的事實(shí)（its own facts）所決定，并無簡(jiǎn)單的機(jī)械測(cè)試（simple mechanical test）來確定是否存在混淆的可能性。因此，在提交不可退還的申請(qǐng)（Filing of non-refundable application）之前，對(duì)申請(qǐng)者來說，重要的是確定申請(qǐng)者的目標(biāo)申請(qǐng)商標(biāo)（proposed mark）是否可能與另一商標(biāo)發(fā)生混淆（cause confusion with another mark）。
2) 不同商標(biāo)之間的相似性（similarity of Marks）判斷
為了確定是否存在混淆的可能性，首先我們要檢查商標(biāo)的相似性和差異（similarities and differences）。聲音，外觀和/或含義的相似性可能足以支持人們發(fā)現(xiàn)商標(biāo)之間混淆可能性，這取決于商品和/或服務(wù)的相關(guān)性（relatedness of the goods and/or services）。
a) 聲音（sound）：盡管拼寫不同，但標(biāo)記之間聽起來相似（phonetic equivalents）
b) 外觀（appearance）：標(biāo)記之間拼寫完全相同，僅使用不同的字體樣式（stylized font）
c) 含義（meaning）：標(biāo)記之間使用不同的語言，其字面意義完全一致
d) 商業(yè)形象（commercial Impression）：標(biāo)記之間包含相同的設(shè)計(jì)元素（design element），即相同的文字/外觀設(shè)計(jì)，導(dǎo)致有相似的總體商業(yè)形象（similar overall commercial impression）產(chǎn)生。這些標(biāo)記傳達(dá)了相似的一般含義（similar general meaning），并產(chǎn)生相同的心理反應(yīng)（same mental reaction）。
3) 不同商品/服務(wù)之間關(guān)聯(lián)性（relatedness of goods and/or services）判斷
即使審查機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)不同商標(biāo)存在混淆的可能性，但也只有在與不同商標(biāo)相關(guān)的商品和/或服務(wù)之間存在聯(lián)系（connection）時(shí)，確實(shí)的混淆才可能成立。與不同商標(biāo)相關(guān)的商品和/或服務(wù)之間的關(guān)聯(lián)性取決于審查機(jī)關(guān)對(duì)于兩者商品/服務(wù)之間商業(yè)聯(lián)系（commercial relationship）的考慮。
不同商標(biāo)的相關(guān)商品/服務(wù)之間的關(guān)聯(lián)程度并非以兩者之間的完全一致性作為判斷依據(jù)。真正的判斷依據(jù)在于，商標(biāo)關(guān)聯(lián)商品/服務(wù)的消費(fèi)者是否有可能錯(cuò)誤地認(rèn)為在兩者之間存在共同的來源。
利用TESS線上查詢系統(tǒng)查詢美國商標(biāo)申請(qǐng)
1) 如何利用TESS線上查詢系統(tǒng)查詢單一美國商標(biāo)申請(qǐng)案在USPTO的狀態(tài)與記錄？
a) 檢索文字性商標(biāo)-點(diǎn)擊“Basic Word Mark Search”：
A. 先在檢索框里輸入需要檢索的字段 → 找下拉菜單選擇“Combined Word Mark” → 點(diǎn)擊“Submit Query”進(jìn)行檢索
B. 點(diǎn)擊“Serial or Registration Number”，輸入申請(qǐng)或者注冊(cè)號(hào)（用于查詢已申請(qǐng)的在先商標(biāo)）
C. 點(diǎn)擊“Owner Name and Address”，輸入申請(qǐng)人名稱/地址查詢。
b) 文字/設(shè)計(jì)化商標(biāo)檢索-點(diǎn)擊“Word and/or Design Mark Search (Structured) ”
A. 在“Search Term”欄輸入檢索的字段 → 查詢欄選擇Basic Index → 在“搜索詞”欄輸入國際分類號(hào)，比如009（必須輸入3位數(shù)字）→ 查詢欄選擇International Class → 兩個(gè)條件之間用“AND”進(jìn)行關(guān)聯(lián) → 點(diǎn)擊“Submit Query”進(jìn)行檢索。
B. “Search Term搜索詞”欄輸入設(shè)計(jì)編碼 → 查詢欄選擇“Design Code” → 在“搜索詞”欄輸入國際分類號(hào)，比如009（必須輸入3位數(shù)字）→ 查詢欄選擇International Class → 兩個(gè)條件之間用“AND”進(jìn)行關(guān)聯(lián) → 點(diǎn)擊“Submit Query”進(jìn)行檢索。
2) 在TESS線上查詢系統(tǒng)的檢索結(jié)果中都包含那些資訊？
a) 在TSDR（Trademark Status & Document Retrieval）界面，可以看到商標(biāo)的狀態(tài)、時(shí)間，以及其他申請(qǐng)信息
b) 點(diǎn)擊documents選項(xiàng)，可以看到所查詢商標(biāo)的全部流程和文件
3) 可從中獲得哪些信息（以申請(qǐng)失敗商標(biāo)ESTRELLA TV（Serial number：88782853）為例）？
a) 商標(biāo)申請(qǐng)者身份
b) 申請(qǐng)商標(biāo)的國際分類、商標(biāo)圖樣及描述、設(shè)計(jì)搜索編碼（Design Search Code）
c) 本商標(biāo)申請(qǐng)所處狀態(tài)（位于哪段流程中）
d) 未通過申請(qǐng)的原因
e) 引證商標(biāo)（cited trademark）都有哪些
